動態(tài)與觀點
- 前言 -
專利或專利申請的盡職調查，可以根據調查對象的不同而分為對自身專利的盡職調查和對他人專利的盡職調查兩大類。根據不同的情形，進一步分為：以專利資產來出資的項目等涉及專利經濟價值和排他權利的盡職調查、產品上市前所進行的技術自由實施（FTO）盡職調查、存在侵權行為而需要對侵權行為進行專利侵權訴訟盡職調查等。
專利或專利申請的盡職調查通常應盡量全面的分析專利或專利申請相關的事項和風險，主要內容包括：權屬狀況、法律狀態(tài)、權利內容、法律風險等。針對不同的項目或客戶需要，會在這些內容中有所取舍和調整，從而根據特定項目或客戶需要出具相應盡職調查報告。
本文主要對專利或專利申請的盡職調查的常規(guī)內容進行介紹和總結。
- 探討 -
專利盡職調查報告的主要內容
1. 核查專利和專利申請的權屬狀況和權屬風險排查，包括：
核查當前權利登記情況：當前的專利權/專利申請人；是否存在專利權或申請權的轉讓。
專利權屬糾紛的風險排查：是否因委托發(fā)明、職務發(fā)明、合作發(fā)明影響專利/專利申請的權屬。而對于職務發(fā)明，需要考慮是否有發(fā)明人所在單位或曾經所在的單位，單獨或共同享有權利，而如果不屬于職務發(fā)明，發(fā)明人或其它發(fā)明人是否享有權利。
他人主張權利的風險排查：是否存在將他人所擁有的商業(yè)秘密申請所述專利/專利申請的情況；是否存在競業(yè)禁止的情況。
2. 核查專利/專利申請的權利狀態(tài)：有效性、保護期限、專利年費情況。
3. 核查專利/專利申請是否有權利負擔：是否有抵押、質押、許可。如果有專利許可，核實許可類型、期限、范圍、費用、是否備案（沒有備案時，是否存在授權第三方使用的實際情況）、是否允許分許可或轉許可。
4. 核查專利的涉訴情況及訴訟風險評估。
5. 分析專利穩(wěn)定性或專利申請的授權前景。如果存在無效決定和行政訴訟，分析無效決定及其行政訴訟的基本情況，對行政訴訟的結果進行風險評估。
專利盡職調查報告的注意事項
1. 為保證結論的客觀，應盡量全面地收集相應的依據或準確的數據，并進行分析。
例如，在權屬風險排查過程中，應全方位進行檢索和分析：
●是否有轉讓協(xié)議，轉讓協(xié)議是否存在對相應權利的行使附加有約束條件的附加條款；
●是否屬于委托發(fā)明、合作發(fā)明，是否有相應的合同；
●是否屬于發(fā)明人的職務發(fā)明，調查發(fā)明人曾經所在的單位；
●是否存在其它投資人、贊助人、合作方等；
●是否存在將他人所擁有的商業(yè)秘密申請專利或專利申請的可能性；
●是否存在競業(yè)禁止的可能性。
檢索時應充分利用網絡資源，通過多渠道搜集相關信息，例如國家知識產權局官網、相關當事人（例如專利權人）官網、“天眼查”、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、相關網頁報道等。
2. 合理運用承諾函或聲明
如果調查過程中難以找到或無法從當事人獲得相應的依據或證據，或者對于待證的消極事實、無法找到直接的依據或證據等情況，則可以考慮請當事人出具承諾函或聲明。這是一種常見的降低風險的方式。
例如，對于專利權不存在委托開發(fā)、合作開發(fā)等消極事實，可以請當前的專利權人出具一份聲明，并在聲明中明確相關專利以及專利申請均不存在抵押、質押、委托/合作開發(fā)的情況。
3. 關于“是否有發(fā)明人所在單位或曾經所在的單位，單獨或共同享有權利”。
需要充分調查發(fā)明人的工作履歷，在此基礎上，進一步分析：所述發(fā)明人是否為對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人；專利申請日和發(fā)明人在不同單位工作時間區(qū)間的先后關系；還可結合發(fā)明人所做出的聲明來對此項風險進行綜合判斷。最終判斷出，所述發(fā)明是單獨屬于發(fā)明人曾經所在的單位或是現(xiàn)單位；而當發(fā)明人為多人、且既有在原單位工作過的員工也有只在現(xiàn)單位工作過的員工時、是否屬于雙方共有。
4. 經分析后，如果存在法律風險，需提出相應的法律建議或風險規(guī)避策略。
5. 報告的結尾，應列出盡職調查報告所依據的證據清單
- 結語 -
在專利盡職調查工作中，要根據項目內容、特點確定項目組的成員，同時在充分掌握委托人具體要求的基礎上，把握好盡調工作的重點內容、時間節(jié)點、分工安排，從而制定可行計劃，使盡職調查做到更全面、更高質，幫助委托人預測和評價相關的風險問題以及收益機會，并為其提供決策參考依據。
