動態(tài)與觀點
- 前言 -
《專利法》第61條第1款規(guī)定，專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明。此即新產品制造方法專利侵權糾紛中的舉證責任倒置制度。舉證責任倒置的原因在于，因依據專利方法制造的是新產品，被訴侵權的制造者沒有現有的方法可以參照，因而采用該專利方法制造該產品的可能性較大，此時若還由權利人舉證，則因方法權利要求舉證的難度而凸顯舉證責任分配不公，因此為公平起見，法律規(guī)定由制造者承擔其制造方法不同于專利方法的舉證責任。倒置舉證責任，能夠減輕專利權人的舉證負擔。
盡管實行舉證責任倒置，然而專利權人并非不承擔任何舉證責任。根據上述規(guī)定，新產品制造方法專利侵權訴訟舉證責任倒置需要滿足兩個前提，即，專利權人需要首先證明：（1）依據專利方法制造的產品為新產品；（2）被訴侵權人制造的產品與該新產品為同樣產品。此后，舉證責任才發(fā)生轉移，由被訴侵權人證明其產品制造方法不同于專利方法。
- 探討 -
【一】何為新產品
關于何為“新產品”，最高院關于審理侵犯專利權糾紛案件的司法解釋第17條規(guī)定，產品或者制造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，該產品不屬于專利法第61條第1款規(guī)定的新產品。該規(guī)定僅是從反面對新產品進行了排除式定義，未從正面定義何為新產品。從舉證的角度而言，該規(guī)定更適于被訴侵權人。
《北京高院<專利侵權判定指南（2017）>》從正反兩方面進行了更為明確的定義，其第112條第1款從正面規(guī)定，專利法第61條規(guī)定的“新產品”，是指在國內外第一次生產出的產品，該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比，在產品的組份、結構或者其質量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。第2款與上述司法解釋中的規(guī)定相同。
在2018年最高院作出的義烏市貝格塑料制品公司、張海龍侵害發(fā)明專利權再審案件裁定書（【(2018)最高法民申4149號】）中，記載了與北京高院專利侵權判定指南中同樣的文字表述，表明最高院的態(tài)度與北京高院對新產品的上述定義是一致的。
由此可以看出，如果依據專利方法制造的產品與專利申請日之前的同類產品相比，在產品的組份、結構及其質量、性能、功能方面沒有明顯區(qū)別，則不能被認為是新產品。
可以理解的是，如果依據專利方法制造的產品與現有的同類產品相比，區(qū)別不大，則該產品也可能是依據或基本依據現有方法制造而成（僅改變組分等其他方面），換言之，難言被訴侵權人有較大可能按照專利方法制造得到產品，此時如將舉證責任轉移到被訴侵權人，不符合民事訴訟中“誰主張，誰舉證”的一般舉證原則。
目前檢索的裁判文書中并未發(fā)現對“明顯區(qū)別”有論述的，但對被訴侵權人而言，就“明顯區(qū)別”作出抗辯、展開工作或許是一項有益的嘗試。
【二】新產品的舉證
現有的法律法規(guī)、司法解釋并沒有規(guī)定何種證據符合依據專利方法制造的產品為新產品的證明要求。在前述2018年作出的義烏市貝格塑料制品公司、張海龍侵害發(fā)明專利權再審裁定書中，最高院認為“權利人提交初步證據證明該產品屬于專利法規(guī)定的新產品的，應當認定其已經盡到舉證義務?！薄侗本└咴?lt;專利侵權判定指南（2017）>》第112條第3款的規(guī)定與此一致。
上述規(guī)定比較籠統(tǒng)，何為“初步證據”，法院對此適用似乎標準并不統(tǒng)一。
案例一：在2012年作出的無錫市隆盛電纜材料廠、上海錫盛電纜材料公司與西安秦邦電信材料公司、古河電工（西安）光通信公司侵犯專利權再審民事判決書（【(2012)民提字第3號】）中，最高院徑直根據涉案專利權利要求書和說明書的記載認定新產品，即最高院認為專利中金屬屏蔽復合帶的塑料薄膜與金屬箔帶表面之間的凹凸不平非純平面粘合，與現有的金屬屏蔽復合帶的塑料薄膜與金屬箔帶表面之間的純平面粘合有顯著區(qū)別，構成新產品，而并未對專利權人之前提交的用于證明新產品的證據（《科學技術項目查新報告》、《科技查新報告》和《檢索報告》）予以評述。
案例二：在2018年作出的深圳市華美龍物聯網技術公司、貴州卓霖科技公司侵害發(fā)明專利權糾紛再審民事判決書（【(2018)最高法民再63號】）中，最高院直接根據涉案專利說明書的記載否定新產品，即最高院根據說明書的記載認定防偽密碼鎖瓶蓋并不屬于市場上此前未出現過的新產品，涉案專利并非制造新產品的方法，而主要是解決“將瓶蓋上的防偽編碼與瓶蓋的開鎖密碼進行綁定”的問題。最高院并未對專利權人提交的用于證明新產品的證據（黔經新鑒驗字(2010)4號新產品新技術鑒定驗收證書、黔科鑒字（2014）第094號科學技術成果鑒定證書、貴州省科學技術廳批準的將專利權人完成的密碼鎖防偽系統(tǒng)登記為應用技術類科技成果等）予以評述。
案例一和案例二是最高院先后作出的判決，均依據專利說明書來認定是否屬于新產品，但結論完全不同。
從案例一和案例二的對比可以看出涉案專利的說明書記載內容的重要性。個人認為，對于新產品的否定直接根據專利說明書所記載的內容來進行，應該可行，正如案例二。但是對于新產品的肯定，僅根據專利說明書記載的內容來進行，似嫌不足。專利說明書記載的內容僅是專利權人自己的意見，可以視為當事人陳述，難于達到客觀的證明新產品的證據的證明力。案例一中最高院的認定是否受到了專利權人其它證據的心證影響，不得而知。
案例三：在前述2018年作出的義烏市貝格塑料制品公司、張海龍侵害發(fā)明專利權糾紛再審案件裁定書（【(2018)最高法民申4149號】）中，最高院否定了二審法院的認定，認為不能因產品權利要求1已經獲得授權即推定對應的方法權利要求3-5所制得的產品為新產品，而是應當由專利權人舉證證明其產品屬于新產品。
案例四：在2018年作出的河北寶源工程橡塑公司、坦薩土工合成材料（中國）公司侵害發(fā)明專利權糾紛再審案件判決書（【(2018)最高法民申4149號】）中，最高院認為權利要求18是對應產品權利要求7的方法權利要求，權利要求7已經被授權可以一定程度說明產品具有新穎性；另外，專利權人提交了《科技查新報告》、“三向土工格柵”產品創(chuàng)新獎的獲獎證書，以及之前的多個民事判決書等證據，可以認為專利權人已經盡到新產品的舉證責任。
案例三和案例四在對于因產品權利要求授權而是否依據對應的方法權利要求制造的產品為新產品的認定上，出現了基本相反的意見，并且均由最高院（不同的合議庭）在同一日作出，令人疑惑。
個人傾向于案例四的認定。專利經過實質審查已經獲得授權，則表明產品權利要求具備一定的新穎性和創(chuàng)造性，依據對應的方法權利要求制造的產品自然也較大可能為新產品（是否就此認定該新產品為前述符合“明顯區(qū)別”規(guī)定的新產品，也仍然值得商榷），況且權利人還提交了《科技查新報告》等證據。
從以上案例可知，在證明新產品的過程中，專利說明書（其體現了發(fā)明創(chuàng)造的本質）起著很重要的作用。此外，專利權人最好還提供更多的證據，比如《科技查新報告》、《檢索報告》、其他機構或者協會作出的鑒定書或證書等。這樣可以增強法官認定新產品的心證。這對于僅有方法權利要求而沒有對應的產品權利要求的專利而言，更為重要。
【三】同樣產品的舉證
對同樣產品的舉證，要注意比較的對象。一方是被訴侵權產品，一方是專利產品。該專利產品是指依據專利方法直接獲得的原始產品，而非對原始產品作進一步處理后獲得的后續(xù)產品。
案例五：在2010年作出的石家莊制藥集團歐意藥業(yè)公司與張喜田案（【(2009)民提字第84號】）中，最高院認為，被訴侵權人制造的是馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片等，而依據涉案專利權利要求方法直接獲得的原始產品為制造上述產品的中間產物（也即被訴侵權人制造的是涉案專利中間產物的后續(xù)產物），涉案專利的保護范圍不能延及該后續(xù)產物。因此專利權人未能證明依據專利方法獲得的產品與被訴侵權人制造的產品為同樣產品。
不過，如果從作為新產品的中間產物到后續(xù)產物或最終產物這一步從工藝上很容易實現，那么因為專利撰寫上的問題或者被訴侵權人刻意的規(guī)避而導致專利權不能得到充分的保護，是否是一種合理的、可被接受的結果？這可能會引起一定的爭議。這種情況也啟示我們，在撰寫專利的時候要注意權利要求的保護范圍是否便于維權。
- 結語 -
綜上所述，在新產品制造方法專利侵權訴訟中，權利人需要對依據專利方法的產品為新產品以及該產品與被訴侵權產品為同樣產品兩個方面舉證，然后，舉證責任轉移到被訴侵權人，由其進行專利方法與其制造被訴侵權產品方法不同的舉證。本文主要涉及前兩方面關于權利人的舉證。對雙方當事人而言，上述舉證均具有努力和發(fā)揮的空間。為爭取訴訟的有利結果，我們均需要竭盡全力、各盡所能地進行舉證。
