動態(tài)與觀點

不符合發(fā)明目的的技術(shù)方案不能納入專利的保護范圍

2021-06-24
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- 前言 -

隨著知識產(chǎn)權(quán)保護日趨嚴(yán)格,司法實踐水平也開始逐步提高。為了防止其他主體通過非實質(zhì)性改進來規(guī)避專利,避免專利保護成為空談,我國司法實踐中采納了侵權(quán)判定的等同原則。但是,等同原則在一定程度上突破了全面覆蓋原則,使得權(quán)利要求的公示作用遭到破壞。

因此,為了平衡專利權(quán)人和社會公眾之間的利益,司法實踐中也采納了相應(yīng)的規(guī)則對等同原則進行限制,如禁止反悔原則、捐獻(xiàn)原則、可預(yù)見原則和明確排除原則等。

除了上述幾種常見的限制原則之外,司法實踐中也有觀點認(rèn)為不符合發(fā)明目的的技術(shù)方案同樣不能納入專利的保護范圍,不能適用等同原則。

- 探討 -

一、 司法實踐觀點

專利侵權(quán)判定的核心是確定權(quán)利要求的保護范圍,而權(quán)利要求的保護范圍的界定往往需要準(zhǔn)確地解釋權(quán)利要求。權(quán)利要求的解釋應(yīng)當(dāng)以符合發(fā)明目的和能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明技術(shù)方案為指引,對于不符合發(fā)明目的的技術(shù)方案不應(yīng)通過等同原則將其納入專利權(quán)利要求的保護范圍。

二、相關(guān)案例

案例1: (2012)民提字第4號


01 裁判要旨

如果被控侵權(quán)技術(shù)方案屬于專利所要克服的現(xiàn)有技術(shù)缺陷或者不足的技術(shù)方案,則上述方案不應(yīng)該納入專利的保護范圍。

02 案情介紹

泰山公司與國家體育總局武術(shù)運動管理中心(“下稱專利權(quán)人”)是專利號為ZL200420028451.8的 “一種武術(shù)地毯”實用新型專利的專利權(quán)人,專利于2005年9月14日獲得授權(quán)。專利權(quán)人認(rèn)為福建省偉志興體育用品有限公司(下稱“被控侵權(quán)人”)侵犯其上述專利權(quán),起訴至福州市中級人民法院,福州市中級人民法院認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。被控侵權(quán)人不服福州市中級人民法院判決,上訴至福建省高級人民法院,福建省高級人民法院判決駁回上訴,維持原判。被控侵權(quán)人不服福建省高級人民法院判決,向最高人民法院提起再審,最高人民法院認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺乏專利權(quán)利要求1的技術(shù)特征“粘接在緩沖層上的地毯層”,不構(gòu)成侵權(quán),并判決:撤銷一、二審判決;駁回專利權(quán)人的訴訟請求。

03 筆者評析

專利制度從誕生以來,就試圖在專利權(quán)人和社會公眾的利益之間尋求平衡。說明書中明確排除的技術(shù)方案或者明確克服的技術(shù)缺陷屬于不符合發(fā)明目的技術(shù)方案,專利權(quán)人沒有將其納入保護范圍的意圖,應(yīng)確立不符合發(fā)明目的的技術(shù)方案從專利的保護范圍中予以排除的原則,用以保護社會公眾對專利公示的信賴?yán)?。具體到本案中,被控侵權(quán)技術(shù)方案“地毯層放置在海綿層上”的技術(shù)特征與權(quán)利要求1的技術(shù)特征“粘接在緩沖層上的地毯層”不能構(gòu)成等同。因為缺少“粘接”不能實現(xiàn)專利的發(fā)明目的。按照此觀點,在侵權(quán)案件中,不符合發(fā)明目的的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)從專利的保護范圍中予以排除。

案例2:(2019)最高法知行終38號


01 裁判要旨

如果被控侵權(quán)技術(shù)方案正是發(fā)明目的所要避免的技術(shù)方案,則不應(yīng)該再適用等同原則將上述技術(shù)方案納入專利的保護范圍。

02 案情介紹

金田麥國際食品有限公司(“下稱專利權(quán)人”)是專利號為ZL99105420.2的“保鮮濕面制造技術(shù)”發(fā)明專利的專利權(quán)人,專利于2002年5月20日被授權(quán)。專利權(quán)人認(rèn)為新順福食品有限公司侵犯其上述專利權(quán),請求鎮(zhèn)江市知識產(chǎn)權(quán)局進行行政查處,鎮(zhèn)江市知識產(chǎn)權(quán)局決定認(rèn)為不侵權(quán)。專利權(quán)人不服行政查處決定,起訴到南京市中級人民法院,南京中級人民法院認(rèn)為被訴決定書雖有瑕疵,但不影響不侵權(quán)判定的結(jié)果,駁回專利權(quán)人的訴訟請求。專利權(quán)人不服一審判決,向最高人民法院提起上訴,最高人民法院認(rèn)為,被控侵權(quán)技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)利要求1的保護范圍,原審判決的相關(guān)認(rèn)定,并無不當(dāng),并判決駁回上訴,維持原判。

03 筆者評析

為了克服專利權(quán)利要求在表達(dá)上的局限性,彌補字面侵權(quán)的不足,司法實踐中納入了等同原則,有效的保護了專利權(quán)人。然而等同原則的適用突破了全面覆蓋原則,實際與權(quán)利要求的公示作用有矛盾之處,如果不加限制將導(dǎo)致給予專利權(quán)人的保護超出了專利權(quán)人的貢獻(xiàn),專利權(quán)的保護范圍不適當(dāng)?shù)脑龃?。因此需要制定相?yīng)的規(guī)則來限制等同原則的適用,不符合發(fā)明目的的技術(shù)方案應(yīng)予以排除的規(guī)則是限制等同原則適用的原則之一。具體到本案中,被控侵權(quán)技術(shù)方案“采用植物大豆油作為抗粘劑”與權(quán)利要求1中“所述的抗粘劑為食用液體石蠟”不能構(gòu)成等同,因為涉案專利的發(fā)明目的就是“用液體石蠟代替色拉油作為抗粘劑”,采用植物大豆油作為抗粘劑正是專利發(fā)明目的所要避免的技術(shù)方案,故兩者不構(gòu)成等同。按照此觀點,在侵權(quán)案件中,不符合發(fā)明目的的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)從專利的保護范圍中予以排除,“被控侵權(quán)技術(shù)方案不符合發(fā)明目的”將直接限制等同原則的適用。

- 結(jié)語 -


隨著我國專利制度的發(fā)展,專利實踐中的主體對于專利等無形資產(chǎn)的價值認(rèn)知將不斷達(dá)到新的高度。認(rèn)知的提升必然會使得專利撰寫質(zhì)量和運營水平全面提升??梢灶A(yù)見的是,等同原則的適用也將更加嚴(yán)格,一些更具有操作性的限制規(guī)則將在司法實踐中不斷涌現(xiàn)。