動態(tài)與觀點
- 前言 -
在無效宣告程序中，通常會涉及到無效宣告理由的增加。關(guān)于無效宣告理由的增加，審查指南第四部分第三章4.2節(jié)做了相應(yīng)規(guī)定。在無效宣告審查實踐中，特別是存在以專利法第22條第3款作為無效宣告理由的案件中，經(jīng)常會出現(xiàn)這樣的情況：無效宣告請求人在提出無效宣告請求時以及在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)會提交并補(bǔ)充現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，并利用這些證據(jù)的某些組合來評價權(quán)利要求的創(chuàng)造性；在隨后的口頭審理中，無效宣告請求人時常會當(dāng)庭增加或改變用以評價創(chuàng)造性的證據(jù)組合方式。由于證據(jù)組合方式的增加或改變超出了《審查指南》規(guī)定的增加無效宣告理由的期限，新增加的證據(jù)組合方式是否應(yīng)該被考慮因而成為各方爭議的焦點。 - 探討 - 在這種情況下，專利權(quán)人一方通常會以增加無效宣告理由的時機(jī)已過、違反請求原則或者違反聽證原則等理由，請求復(fù)審和無效審理部或者法院對增加的無效宣告理由不予考慮。 然而，在審查實踐中以及司法審判實踐中，無效宣告請求人在口頭審理中當(dāng)庭增加的用以評價創(chuàng)造性的新的證據(jù)組合方式有可能會被復(fù)審和無效審理部或法院所接受，以下是兩個案例： 案例1：（2017）京行終1201號二審行政判決書 在案例1中，作為無效宣告請求人的五洲公司在無效宣告請求書及其隨后提交的意見陳述書中主張涉案專利權(quán)利要求2相對于證據(jù)2不具備新穎性，相對于證據(jù)2和公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，其在將權(quán)利要求2與證據(jù)2進(jìn)行特征對比時明確主張證據(jù)2的附圖3（第一實施例），未明確提及證據(jù)2的附圖5（第二實施例）。在無效宣告口審中，五洲公司主張證據(jù)2的附圖5公開了權(quán)利要求2的技術(shù)特征。對此，專利權(quán)人臺達(dá)公司認(rèn)為五洲公司在口頭審理中引入證據(jù)2的附圖5（第二實施例），被訴決定對此進(jìn)行審查并作出宣告本專利全部無效的結(jié)論，違反請求原則和聽證原則。 北京市高級人民法院認(rèn)為，參照《專利審查指南》的規(guī)定，請求人可以在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)增加無效宣告理由，或者補(bǔ)充具體說明。請求人在提出無效宣告請求之日起一個月后增加無效宣告理由的，專利復(fù)審委員會一般不予考慮，而非絕對不予考慮。雖然五洲公司在無效宣告請求書中在將本專利權(quán)利要求2與證據(jù)2進(jìn)行特征對比時明確主張證據(jù)2的附圖3（第一實施例）、未明確提及證據(jù)2的附圖5（第二實施例），但是在口頭審理程序中，五洲公司將證據(jù)2的附圖5（第二實施例）也納入現(xiàn)有技術(shù)的范圍，但臺達(dá)公司在口頭審理過程對上述實施方式也充分陳述了意見。專利復(fù)審委員會出于行政效率的目的，使用證據(jù)2的附圖5（第二實施例），并未超出五洲公司所提無效理由的范圍，也未違反請求原則和聽證原則。 案例2：（2011）高行終字第1505號二審行政判決書 在該案例中，北京市高級人民法院認(rèn)為，王藝涵在無效宣告請求書中將證據(jù)1作為基礎(chǔ)與證據(jù)2或者與證據(jù)2、3的結(jié)合用于評價本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，而在口頭審理中主張以證據(jù)3作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)與公知常識或與證據(jù)2或與證據(jù)2、1的結(jié)合用于評價本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，該組合方式的變更雖然超出了《審查指南》規(guī)定的增加無效理由的期限，但菲利浦公司在口頭審理中已經(jīng)對變更后的組合方式充分陳述了意見，其實體權(quán)益并未受到影響。而且，菲利浦公司提交的《復(fù)審、無效程序中意見陳述書附頁》記載的內(nèi)容顯示，菲利浦公司對于證據(jù)3與任何其他對比文件的組合都進(jìn)行了陳述，因此專利復(fù)審委員會第14219號決定僅采用證據(jù)3與證據(jù)1的結(jié)合即對本專利權(quán)利要求1是否具有創(chuàng)造性作出結(jié)論，并未影響菲利浦公司的實體權(quán)益，未違反專利評審的請求原則。因此，菲利浦公司有關(guān)專利復(fù)審委員會作出第14219號決定程序違法，原審法院對此未予糾正錯誤的上訴理由，不能成立。 通過這兩個案例可以看出，出于提高行政效率的考慮，對于無效請求人在口頭審理中當(dāng)庭增加和/或改變的用以評價創(chuàng)造性的新的證據(jù)組合方式，有可能會被復(fù)審和無效審理部接受；同時，如果復(fù)審和無效審理部在無效宣告程序中沒有違反聽證原則，這樣的作法也會得到法院的認(rèn)可。 對此，筆者認(rèn)為，對于無效宣告請求人在口審時當(dāng)庭提出的新的證據(jù)組合方式，復(fù)審和無效審理部不予接受是更為妥當(dāng)?shù)淖龇?。理由有四?/p> 第一，無效宣告請求人在口審時當(dāng)庭提出新的證據(jù)組合方式，本質(zhì)上就是一種證據(jù)突襲，作為另一方當(dāng)事人的專利權(quán)人沒有充分的時間進(jìn)行考慮應(yīng)對，這對于專利權(quán)人一方而言顯失公平； 第二，無效宣告請求人一方在提出無效宣告請求后，有一個月的時間補(bǔ)充無效宣告理由和證據(jù)，應(yīng)該說時間是足夠充裕的，有充裕的時間增加無效宣告理由而不作為，那么增加無效宣告理由的權(quán)利在法律上就不應(yīng)該再予以保護(hù)； 第三，接受無效宣告請求人在口審時當(dāng)庭提出新的證據(jù)組合方式未必能夠提高行政效率，根據(jù)審查指南第四部分第三章第4.6.3節(jié)關(guān)于修改方式的限制的規(guī)定：針對請求人增加的無效宣告理由，專利權(quán)人在答復(fù)期限內(nèi)可以以刪除以外的方式修改權(quán)利要求。如果專利權(quán)人針對無效宣告請求人當(dāng)庭增加的無效宣告理由修改權(quán)利要求，這樣的修改一般都會在口審之后進(jìn)行，因為一方面權(quán)利要求的修改需要時間慎重考慮，另一方面，專利代理師需和專利權(quán)人溝通后才能確定修改方案；如果專利權(quán)人對權(quán)利要求進(jìn)行了修改，那么很有可能有必要進(jìn)行二次口審，反而會導(dǎo)致行政效率的降低； 第四，如果這樣的行為不為法律所禁止，那么可能會促使很多當(dāng)事人對此加以利用：在提出無效宣告請求時的證據(jù)組合只是虛晃一槍，會大興明修棧道暗度陳倉之事，在很大程度上會“擾亂”無效宣告程序。 - 結(jié)語 - 基于以上考慮，筆者認(rèn)為，在無效宣告程序中，應(yīng)當(dāng)明確當(dāng)庭增加的證據(jù)組合方式不予考慮。如果有了這樣的明文規(guī)定，就給予了各方以明確的指引，一方面，可以敦促無效宣告請求人對所引用的證據(jù)加以認(rèn)真的考慮，進(jìn)而明確用以評價創(chuàng)造性的具體證據(jù)組合方式；另一方面，作為另一方當(dāng)事人的專利權(quán)人可以有的放矢，使得意見陳述具有針對性，從而整體上提高無效宣告的審查效率。
