動態(tài)與觀點
- 前言 -
企業(yè)與企業(yè)之間常常發(fā)生“委托開發(fā)”的技術合作，例如中國企業(yè)委托國外專家團隊/科技公司進行技術開發(fā)。雙方委托開發(fā)合同中的知識產(chǎn)權條款，無論對于委托方還是受托方，都是其關心的重要內容。筆者在此根據(jù)委托開發(fā)合同審查的實務經(jīng)驗，就知識產(chǎn)權條款，尤其是專利條款，為委托方和受托方提供一些風險提示和實務建議。 - 探討 - 一、知識產(chǎn)權保密 在委托開發(fā)的技術合作中，委托方常常會向受托方提供技術規(guī)范、商業(yè)需求等信息。因此，建議委托方在合同中約定受托方的知識產(chǎn)權保密義務。在委托開發(fā)合同簽訂前，雙方可簽訂單獨的保密協(xié)議，若受托方未能保守商業(yè)秘密，導致商業(yè)秘密泄密或對委托方造成損失，受托方應負有采取補救措施以及/或者違約賠償?shù)呢熑巍?/p> 二、前景知識產(chǎn)權的歸屬 前景知識產(chǎn)權指的是在合作期間產(chǎn)生的知識產(chǎn)權（與背景知識產(chǎn)權相對）。根據(jù)專利法第八條的規(guī)定，除非另有約定，否則研發(fā)成果的專利申請權和專利權法定歸屬受托方，委托方可以免費實施該專利。 因此，對于希望獲得研發(fā)成果專利權的委托方來說，務必在合同中明確專利申請權以及專利權的歸屬，并建議在合同中約定在專利的申請與審查過程中，受托方需要配合的具體工作。同時，為避免糾紛，還建議在合同中約定受托方對前景知識產(chǎn)權的使用范圍、使用方式和使用時間等。需要注意的是，若打算在美國這樣的專利申請權歸發(fā)明人所有的國家或地區(qū)申請專利，還需要在合同中約定將專利申請權轉讓給委托方。 對于技術升級改進后新的成果，建議委托方和受托方在合同中明確歸屬，以避免將來發(fā)生糾紛。 三、研發(fā)經(jīng)費與知識產(chǎn)權 委托開發(fā)合同的委托方須按照約定支付研究開發(fā)經(jīng)費。對于委托方來說，這個研發(fā)經(jīng)費不宜一次性支付，而是建議伴隨著項目的進展分多次支付。對于重要的交付成果，可分配大比例的金額。例如，如果后期需要受托方提供量產(chǎn)支持，建議在量產(chǎn)支持之后進行最后一次支付。 對于受托方，需要防范委托方通過合同解除條款以低價格獲得專利權的風險。合同如果賦予了委托方解除合同的權利，那么合同權利義務提前終止通常意味著委托方尚未完成全部價款的支付，或者說，僅支付了低于雙方商議的總價款的價格。如果合同中約定專利申請權以及專利權歸屬于委托方，這時候受托方需要注意是否與合同的解除條款相應地約定了專利申請權以及專利權的保留。換句話說，受托方需要考慮清楚委托方到底需要支付多少價款才能從其“買”走專利申請權以及專利權，防范委托方通過解除條款最終得以低價獲得專利權。 另外，對于由于委托方未及時履行支付義務而受托方有權解除合同的條款，受托方也要注意相應約定保留專利申請權和專利權。 四、對第三方的侵權責任 技術開發(fā)的連續(xù)性使得研發(fā)成果可能采用了之前的相關技術。委托雙方都需要考慮到在研究成果涉及第三方的合法權益時的責任承擔。 對于委托方而言，在合同中約定受托方研發(fā)的成果侵犯第三方合法權益承擔相應的法律和賠償責任，能夠最大程度防范相應的法律風險。 而受托方如果希望一定程度的免責，可以從如下幾個角度考慮約定： （1）鑒于專利檢索是一個不能窮盡的過程，許多專利的標題和摘要也有意誤導檢索，受托方應盡最大努力檢索，但對日后發(fā)現(xiàn)的隱藏得很好的專利免責； （2）要求委托方自費委托專利律師與受托方合作進行專利檢索； （3）鑒于有些第三方發(fā)起專利侵權訴訟僅僅是一種商業(yè)策略，而非認為存在確切的侵權，對于此類商業(yè)行為的免責； （4）將研發(fā)涉及到的技術進行劃分，確定委托方提供的原材料、技術資料或背景知識產(chǎn)權的范圍，對于此范圍內的侵權風險免責。 - 結語 - 以上，筆者分別站在委托方和受托方的立場，對于委托開發(fā)合同中的知識產(chǎn)權條款的主要事項給出了一些建議。當然，在實務中，根據(jù)委托方和受托方在技術合作中的地位強弱，合同不可避免的會有所偏向。希望企業(yè)在今后的技術合作中都能提高知識產(chǎn)權保護意識，排除不必要的風險。
