專利侵權(quán)訴訟中等同原則與禁止反悔原則的博弈

一、等同原則與禁止反悔原則的法律規(guī)定

關(guān)于專利侵權(quán)，法律規(guī)定了兩種情形：相同侵權(quán)和等同侵權(quán)。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“解釋”）第七條第二款規(guī)定了等同原則：被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

此外，該解釋的第六條還規(guī)定了禁止反悔原則，即在專利授權(quán)或者專利無效宣告的程序中,專利申請人/專利權(quán)人通過修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案,不能在侵犯專利權(quán)案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍。該禁止反悔原則構(gòu)成對等同原則適用的一種制約。

司法審判實(shí)踐中，在很多情況下，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案與涉案專利權(quán)利要求記載的技術(shù)方案并不完全相同。因此，在侵權(quán)訴訟中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)權(quán)利人依據(jù)所述司法解釋第七條第二款主張等同侵權(quán)的情形。

在專利侵權(quán)訴訟中，作為被告，在被訴專利侵權(quán)后通常會(huì)就涉案專利提出無效宣告請求，以期將涉案專利無效或者迫使專利權(quán)人對專利權(quán)保護(hù)范圍做出限縮性解釋進(jìn)而達(dá)到不侵權(quán)的目的。

因此，作為專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利人一方，其在無效宣告程序中關(guān)于技術(shù)特征的表述和解釋就顯得非常重要，特別是在主張等同侵權(quán)的情況下，對于對比文件中的、與被訴侵權(quán)產(chǎn)品中被權(quán)利人認(rèn)定為等同的技術(shù)特征相對應(yīng)的技術(shù)特征的解釋，必須非常謹(jǐn)慎，因?yàn)闄?quán)利人在無效程序中對技術(shù)特征的解釋會(huì)被被訴侵權(quán)人轉(zhuǎn)用于侵權(quán)訴訟，對侵權(quán)訴訟的結(jié)果影響甚大。

對于這類情況，我們可以從以下的案例得到更清晰地了解。

二、案例1

禁止反悔原則限制等同原則的適用在該案例中，原告美的公司向法院起訴,請求判令被告格力公司停止侵害ZL201120075654.2號實(shí)用新型專利權(quán)的行為并賠償損失，之后格力公司對涉案專利提起無效宣告請求。

最高院在二審判決中指出：對比涉案專利“PCB電路板緊貼面板”的特征,被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用了“PCB電路板+導(dǎo)光板+面板”這樣的技術(shù)方案。雖然PCB電路板與面板內(nèi)側(cè)面之間因?qū)Ч獍宓拇嬖诙淳o貼,但PCB電路板、導(dǎo)光板和面板這三者緊緊相貼,保證了PCB電路板上的發(fā)光二極管與面板距離較近，所發(fā)出的光先通過導(dǎo)光板再射透面板。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的方案是以間接緊貼這一基本相同手段,實(shí)現(xiàn)基本相同功能,達(dá)到基本相同效果，是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的。因此,若不存在限制適用等同原則的情形,“PCB電路板緊貼面板內(nèi)側(cè)面”與“PCB電路板+導(dǎo)光板+面板”應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成等同特征。最高院在二審判決中進(jìn)一步指出：在無效宣告程序中,專利權(quán)人針對涉案權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問題作出的陳述是，涉案專利權(quán)利要求1相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征之一是“緊貼”,專利權(quán)人為了強(qiáng)調(diào)“緊貼”并非現(xiàn)有技術(shù)或公知常識、本專利具備創(chuàng)造性,在無效口頭審理程序中陳述道“證據(jù)3的圖4為了清晰顯示并沒有緊貼面板,所以請求人所說的為了照明清楚必須緊貼面板的邏輯是不正確的。”此外，證據(jù)3說明書記載有如下內(nèi)容：發(fā)光器件發(fā)出的光在顯示窗中的一部分中通過,顯示窗緊密固定在前面板上,顯示窗的輪廓不會(huì)模糊。

由此可以看出,顯示窗相當(dāng)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的“導(dǎo)光板”。專利權(quán)人在無效宣告程序中為了強(qiáng)調(diào)涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別,明確表示顯示窗與面板的緊貼并非涉案權(quán)利要求1中的“緊貼”,即是從涉案權(quán)利要求中排除了導(dǎo)光板與面板緊貼的方案。根據(jù)解釋第六條規(guī)定，本案應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則而限制等同原則的適用,被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的“PCB電路板+導(dǎo)光板+面板”與涉案專利權(quán)利要求1的“PCB電路板緊貼面板內(nèi)側(cè)面”不等同。

在該案例中，權(quán)利人在無效宣告程序中對技術(shù)特征的解釋，被侵權(quán)訴訟的被告轉(zhuǎn)用于侵權(quán)訴訟，導(dǎo)致原本應(yīng)該被認(rèn)定為等同的技術(shù)特征最終被認(rèn)定為不等同。通過該案例可以看到，權(quán)利人在無效宣告程序中對技術(shù)特征的解釋對侵權(quán)訴訟是何等的重要。

由此引伸出一個(gè)問題，專利權(quán)人在無效宣告程序中對權(quán)利要求的解釋是否都會(huì)對侵權(quán)訴訟中等同特征的認(rèn)定產(chǎn)生影響呢?

答案是否定的，下面是另一個(gè)案例。 

三、案例2

無效程序中被認(rèn)為不相同的技術(shù)特征，不能當(dāng)然作為侵權(quán)訴訟中認(rèn)定相應(yīng)技術(shù)特征不等同的依據(jù)4

(2010)民申字第672號再審民事裁定書

在該案例中，原告浙江黃巖塑料機(jī)械廠與俞晟起訴被告深圳市恒泰達(dá)實(shí)業(yè)有限公司，要求被告停止侵犯實(shí)用新型專利權(quán)，被告隨后就涉案專利提起無效宣告請求。

最高院在民事裁定書中指出：雙方當(dāng)事人對其它技術(shù)特征相同沒有爭議，僅對技術(shù)特征4是否相同或等同有爭議。雖然在涉案專利無效宣告審查程序中，該對應(yīng)特征被認(rèn)為不相同，但系為確認(rèn)專利區(qū)別特征的存在和評價(jià)專利的新穎性而作，并不能當(dāng)然作為本案認(rèn)定該對應(yīng)技術(shù)特征不等同的依據(jù)。

在該案例中，最高院做出了如下認(rèn)定：在專利無效宣告審查程序中，為確認(rèn)專利區(qū)別特征的存在和評價(jià)專利的新穎性和創(chuàng)造性而被認(rèn)為不相同的技術(shù)特征，不能當(dāng)然作為侵權(quán)訴訟中認(rèn)定相應(yīng)技術(shù)特征不等同的依據(jù)。

最高院做出的認(rèn)定，雖然明確了在無效宣告程序中被認(rèn)為不相同的技術(shù)特征并不必然在侵權(quán)訴訟中被認(rèn)為是不等同的技術(shù)特征，但對于如何進(jìn)行判斷沒有給出進(jìn)一步解釋。

四、思考和建議

眾所周知，在無效宣告程序中，一項(xiàng)權(quán)利要求與最接近對比文件通常具有若干區(qū)別技術(shù)特征，為了說明該權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)的新穎性或創(chuàng)造性，專利權(quán)人通常會(huì)列出權(quán)利要求相對于最接近對比文件所具有的所有區(qū)別技術(shù)特征，無論該區(qū)別技術(shù)特征對發(fā)明的新穎性或創(chuàng)造性有無貢獻(xiàn)。

在這種情況下：

一方面，如果所列明的不相同的技術(shù)特征在侵權(quán)訴訟中都被認(rèn)為是不等同的技術(shù)特征，那么顯然是不合理的，其背離了專利法保護(hù)專利權(quán)人合法權(quán)益的立法宗旨，而且法律中有關(guān)等同侵權(quán)的規(guī)定也就形同虛設(shè)；

另一方面，如果在侵權(quán)訴訟中，對權(quán)利人在無效宣告程序中所作的解釋和認(rèn)定不加以考慮，那么權(quán)利人兩頭得利的情況就無法避免。

鑒于此，需要對權(quán)利人在無效宣告程序中所作的解釋和認(rèn)定進(jìn)行綜合考量，以確定在侵權(quán)訴訟中是否適用禁止反悔原則。

我們認(rèn)為，在無效宣告程序中被認(rèn)為不相同的技術(shù)特征在侵權(quán)訴訟中是否應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是不等同的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)考慮相應(yīng)技術(shù)特征自身的特性。

對于那些對發(fā)明的創(chuàng)造性不具有貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，即便是專利權(quán)人認(rèn)為是不同的技術(shù)特征，也不應(yīng)在侵權(quán)訴狀中被認(rèn)定為不等同的技術(shù)特征。

對于對發(fā)明的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，換句話說，對發(fā)明的創(chuàng)造性具有貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，專利權(quán)人在無效宣告程序中所作的解釋和認(rèn)定必須加以考慮，并以此為依據(jù)認(rèn)定相應(yīng)技術(shù)特征是否等同。

這樣，專利權(quán)人的合法權(quán)益得以保護(hù)，另一方面，專利權(quán)人兩頭得利的情況也得以避免。

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