動態(tài)與觀點
- 引 言 -
2009年《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（“馳名商標司法解釋”）第十一條規(guī)定：
“被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規(guī)定，復制幕仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，人民法院應當根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標。但被告的注冊商標有下列情形之一的，人民法院對原告的請求不予支持：
（一）已經(jīng)超過商標法第四十一條第二款（現(xiàn)行商標法第四十五條第一款）規(guī)定的請求宣告無效期限的；
（二）被告提出注冊申請時，原告的商標并不馳名的?！?nbsp;[1]
該條文的適用為馳名商標持有人提供了直接禁止在后注冊商標使用的民事救濟途徑，既符合商標法第十三條關于禁止使用的規(guī)定精神，更體現(xiàn)了對馳名商標強保護的立法宗旨。
2019年底，恒都律師適用前述司法解釋蘊含的裁判精神代理愛慕股份有限公司在侵害商標權及不正當競爭糾紛案中獲得勝訴，該判決被評為最高人民法院“2020年度知識產(chǎn)權五十件典型案例”及北京市高級人民法院“2020年度北京法院知識產(chǎn)權司法保護十大案例”。
本文將結合該案及司法實踐案例，對馳名商標司法解釋第十一條的適用進行探討。
- 探 討 -
一、基本案情
二、評析
商標侵權案件中，被訴標識為注冊商標的，一般需要先行通過商標行政爭議途徑解決，但本案判決通過適用馳名商標司法解釋第十一條明確：盡管被訴標識是注冊商標，但被告惡意攀附馳名商標商譽，搶注并使用相關商標的，法院應當立案受理，并禁止搶注商標的使用。
因此本案對于處理此類馳名商標與注冊商標權利沖突民事糾紛案件具有借鑒意義。
01.馳名商標司法解釋第十一條的適用要件
適用馳名商標司法解釋第十一條的規(guī)定禁止被告使用注冊商標需要滿足如下要件：
1.權利人主張權利的商標已經(jīng)構成事實上的馳名商標；
2.被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規(guī)定。
“愛慕”案件中，廣東艾慕公司的第20108717號商標與愛慕股份公司的第3641595號、第6446516號商標核定使用的商品同屬于第25類，構成類似商品，且商標的英文、漢字、呼叫上存在近似，構成近似商標，在第20108717號商標注冊前愛慕股份公司的第3641595號、第6446516號商標已經(jīng)在內(nèi)衣商品上達到馳名程度，廣東艾慕公司申請商標注冊商標的行為構成在相同或者類似商品上摹仿或者翻譯他人已在中國注冊的馳名商標的情形。
我國商標法對于已經(jīng)注冊的馳名商標的保護范圍為不相同或不相類似的商品，舉重以明輕，在相同或類似商品上更應當予以保護。最終，法院依據(jù)馳名商標司法解釋第十一條的規(guī)定支持了愛慕股份公司禁止廣東艾慕公司使用其注冊商標的訴訟請求。
在2018年江蘇法院知識產(chǎn)權司法保護十大案例之一：江蘇洋河酒廠股份有限公司訴徐州發(fā)洋食品有限公司、淮安他能量飲料有限公司、江蘇丹勝商貿(mào)有限公司、宿遷市宿城區(qū)意鑫酒業(yè)經(jīng)銷處、湯新民商標侵權及不正當競爭一案（以下簡稱洋河案件）[2]。
基本案情如下表：
不同于愛慕案件，洋河案件中原告注冊商標與被告注冊商標指定商品并不構成相同或類似商品，在認定原告注冊商標構成馳名商標后，洋河案件中法院直接適用商標法第十三條的規(guī)定，對已注冊的馳名商標的保護范圍擴展至不類似的商品上，最終判決被告禁止使用其注冊的第5540137號“洋河Yanghe”、第12356049號“洋河Yanghe”商標。
02.馳名商標司法解釋第十一條適用的例外情形
馳名商標司法解釋第十一條的適用存在兩個例外情形：
（一）已經(jīng)超過商標法第四十一條第二款（現(xiàn)行商標法第四十五條第一款）規(guī)定的請求宣告無效期限的；
（二）被告提出注冊申請時，原告的商標尚未構成馳名。商標法第四十一條第二款（現(xiàn)行商標法第四十五條第一款）規(guī)定：
“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十三條……規(guī)定的，自商標注冊之日起五年內(nèi)，商標所有人或者利害關系人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制?！?nbsp;[3]
顯然，對于使用注冊商標的行為侵犯在先馳名商標的，無論該馳名商標是否已經(jīng)注冊，都可以直接起訴，只是根據(jù)馳名商標的保護規(guī)定，已注冊的馳名商標可以申請跨類保護，未注冊的馳名商標只能對在相同或類似商品上使用相同或近似商標的行為主張權益。
而且，對于“復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標”但未構成“惡意注冊”需要在五年內(nèi)提出。
在“愛慕”案中，第20108717號商標的申請時間為2016年5月27日，核準注冊時間為2017年7月14日，而愛慕股份公司提起本案訴訟的時間為2017年9月19日，距第20108717號商標核準注冊時間并未超過5年。
同時，愛慕股份公司向一審法院提交的證據(jù)能夠證明愛慕股份公司的第3641595號商標和第6446516號商標在第20108717號商標注冊前，已經(jīng)在內(nèi)衣商品上達到馳名程度。
愛慕股份公司的注冊商標在廣東艾慕公司的商標核準注冊之前未超過五年且已達到馳名程度。未構成馳名商標司法解釋第十一條的例外情形，可以適用本條規(guī)定禁止廣東艾慕公司使用侵權商標。
最高人民法院在審理內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司與汝州市老城商貿(mào)有限公司侵害商標權糾紛再審案件時，認為：鹿王公司關于禁用第10262137號注冊商標的主張欲得到支持，鹿王公司須舉證證明：
1.其享有專用權的兩枚涉案商標須在第10262137號商標注冊前已經(jīng)馳名；
2.第10262137號商標對上述馳名商標構成復制、摹仿或翻譯，誤導公眾，致使鹿王公司的利益可能受損；
3.第10262137號商標的注冊時間未超過五年，除非該商標存在惡意注冊的情況。
最終本案因鹿王公司提交的證據(jù)不足以證明在第10262137號商標申請注冊之前，該兩枚商標已經(jīng)構成馳名裁定駁回了鹿王公司的再審申請。[4]
與本文討論的“愛慕”案件不同，本案是因為權利人提交的證據(jù)不足以證明其注冊商標達到馳名程度，不能依據(jù)商標第十三條予以保護。因此法院駁回了鹿王公司禁止被告使用第10262137號注冊商標的訴訟請求。
諸如鹿王公司的注冊商標權利人，因其注冊商標未達到馳名程度，無法適用馳名商標司法解釋第十一條的規(guī)定，所以只能根據(jù)權利沖突解釋第一條第二款規(guī)定通過行政途徑解決權利沖突。[5]
- 結 語 -
經(jīng)過多年的司法實務，各地法院對《馳名商標司法解釋》第十一條的適用規(guī)則作出了進一步的明確，即對于注冊超過5年的商標，在能證明系惡意注冊且權利人商標在惡意注冊的商標核準注冊前已經(jīng)達到馳名商標在情況下，可以不受5年期限的限制，提起民事訴訟請求禁止其使用。
此外，在遭遇注冊商標權利沖突時，權利人通常優(yōu)先采用行政確權排除侵權人的商標權利。但是確權過程十分漫長，往往不能立竿見影解決眼下迫在眉睫的侵權問題。
《馳名商標司法解釋》第十一條的設立為權利人提供了更加高效的民事救濟途徑。商標授權行政程序與商標侵權民事訴訟程序分屬不同程序體系，兩者所依據(jù)的法律和程序、對事實證據(jù)的認定情況均有所不同。
在民事侵權案件中，法院會考慮多種因素，往往會更加充分運用誠實信用、保護在先權利、維護公平競爭、禁止權利濫用等原則，最終作出公正裁判。
基于兩程序特點的不同，以及法院強化民事訴訟在民行交叉糾紛解決中的引導作用這一司法政策導向，在類似案件中，權利人可以考慮更早的或直接提起民事侵權訴訟，以民事訴訟來引導后續(xù)的行政程序。
[1] 2009年最高人民法院《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》于2009年4月22日由最高人民法院審判委員會第1467次會議通過，現(xiàn)予公布，自2009年5月1日起施行。
[2] 江蘇省高級人民法院（2017）蘇民終1781號民事判決
[3] 《中華人民共和國商標法》（2001修正）
[4] 最高人民法院（2020）最高法民申2403號民事裁定
[5] 馮建坤.關于使用已注冊商標侵害他人權益民事訴訟相關問題的探析[J].中華商標,2017(12):61-64.
知識產(chǎn)權-馳名商標專題研究小組
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