動(dòng)態(tài)與觀點(diǎn)
“KFC宅急送 盡情送自在”，KFC宅急送是肯德基餐廳的外送服務(wù)，讓顧客在手機(jī)上便可以訂購(gòu)美食并送貨上門。肯德基國(guó)際控股有限責(zé)任公司（下稱肯德基公司）欲將上述廣告語(yǔ)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，因遭遇他人在先注冊(cè)的“宅急送”相關(guān)商標(biāo)而受阻。
近日，北京市高級(jí)人民法院判決駁回了肯德基公司的上訴請(qǐng)求，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)其第22264631號(hào)“KFC宅急送 盡情送自在”商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）在貨物遞送、郵購(gòu)貨物的遞送、快遞服務(wù)（信件或商品）上的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回的復(fù)審決定最終得以維持。
根據(jù)北京法院審判信息網(wǎng)日前公開的另一份判決顯示，與涉案商標(biāo)遭遇的情形類似，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于駁回肯德基公司第22264630號(hào)“KFC宅急送”商標(biāo)（下稱案外商標(biāo)）在貨物遞送、郵購(gòu)貨物的遞送、快遞服務(wù)（信件或商品）上的注冊(cè)申請(qǐng)的復(fù)審決定同樣被法院二審判決予以維持。
爭(zhēng)議：商標(biāo)近似性的判斷
據(jù)了解，2016年12月15日，肯德基公司提交了涉案商標(biāo)與案外商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，均指定使用在第39類貨物遞送、郵購(gòu)貨物的遞送、快遞服務(wù)（信件或商品）與第43類快餐館、自助餐館等服務(wù)上。
經(jīng)審查，原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱原商標(biāo)局）認(rèn)定涉案商標(biāo)、案外商標(biāo)與第4344241號(hào)與第7471789號(hào)“宅急送及圖”商標(biāo)、第17803608號(hào)“宅急送聯(lián)盟”商標(biāo)、第12947705號(hào)“宅急送”商標(biāo)（以下統(tǒng)稱引證商標(biāo)）、第4603100號(hào)“水和宅急送及圖”商標(biāo)構(gòu)成使用在類似服務(wù)上的近似商標(biāo)，據(jù)此于2018年5月16日作出駁回涉案商標(biāo)與案外商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的決定。
肯德基公司不服上述駁回決定，于2018年6月25日向原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱原商評(píng)委）提出復(fù)審申請(qǐng)，并提交了引證商標(biāo)信息、肯德基宅急送網(wǎng)站截圖作為證據(jù)，主張涉案商標(biāo)、案外商標(biāo)與引證商標(biāo)存在明顯差別，未構(gòu)成使用在同一種或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)，而且已有與涉案商標(biāo)及案外商標(biāo)情況類似的商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)；“宅急送”使用在餐飲外賣服務(wù)上具有一定描述性，顯著性較弱，涉案商標(biāo)及案外商標(biāo)中包含肯德基公司顯著性較強(qiáng)且在先注冊(cè)的“KFC”商標(biāo)，足以指明服務(wù)的真實(shí)來(lái)源，不會(huì)與引證商標(biāo)產(chǎn)生混淆，更不會(huì)誤導(dǎo)消費(fèi)者。
2019年5月23日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（根據(jù)中央機(jī)構(gòu)改革部署，原商標(biāo)局、原商評(píng)委的相關(guān)職責(zé)由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)一行使）作出復(fù)審決定認(rèn)為，在第43類服務(wù)上，鑒于第4603100號(hào)“水和宅急送及圖”商標(biāo)專用權(quán)至2018年10月27日期滿未續(xù)展注冊(cè)，已不能成為涉案商標(biāo)與案外商標(biāo)獲得初步審定的在先權(quán)利障礙。但在第39類服務(wù)上，涉案商標(biāo)、案外商標(biāo)與引證商標(biāo)在文字構(gòu)成、呼叫、含義、整體外觀及視覺印象等方面相近，共存易導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)，構(gòu)成使用在同一種或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)；肯德基公司提供的證據(jù)不足以證明涉案商標(biāo)、案外商標(biāo)在指定使用的第39類服務(wù)上經(jīng)過(guò)使用已具有一定知名度，進(jìn)而足以與引證商標(biāo)相區(qū)分；商標(biāo)評(píng)審遵循個(gè)案審查原則，肯德基公司列舉的其他注冊(cè)商標(biāo)與該案情形不同，不能成為涉案商標(biāo)與案外商標(biāo)可以獲得初步審定的當(dāng)然依據(jù)。綜上，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局決定對(duì)涉案商標(biāo)與案外商標(biāo)指定使用在第43類服務(wù)上的注冊(cè)申請(qǐng)予以初步審定，指定使用在第39類服務(wù)上的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。
肯德基公司不服上述復(fù)審決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，堅(jiān)持主張涉案商標(biāo)、案外商標(biāo)與引證商標(biāo)存在顯著區(qū)別，“KFC”能夠清楚地指明服務(wù)來(lái)源，在第39類服務(wù)上應(yīng)被核準(zhǔn)注冊(cè)。
焦點(diǎn)：要素顯著性的考量
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，雖然涉案商標(biāo)、案外商標(biāo)與引證商標(biāo)均包含中文“宅急送”，“宅急送”僅表示一種配送方式，但涉案商標(biāo)的顯著識(shí)別部分“KFC”“盡情送自在”及案外商標(biāo)的顯著識(shí)別部分“KFC”與引證商標(biāo)存在較大差異，使用在同一種或類似服務(wù)上不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)，未構(gòu)成使用在同一種或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。據(jù)此，法院于2019年12月20日一審判決撤銷國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局所作出的駁回復(fù)審決定，并判令其重新作出復(fù)審決定。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，堅(jiān)持其在駁回復(fù)審決定中的認(rèn)定結(jié)論，主張涉案商標(biāo)、案外商標(biāo)的文字與引證商標(biāo)的文字或顯著識(shí)別部分在文字構(gòu)成、呼叫、含義、整體外觀及視覺印象等方面相近，共存易導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，構(gòu)成使用在同一種或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。
北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案商標(biāo)是由上方較大字體“KFC宅急送”及下方較小字體“盡情送自在”構(gòu)成的文字商標(biāo)，案外商標(biāo)是由“KFC宅急送”構(gòu)成的文字商標(biāo)；引證商標(biāo)“宅急送及圖”是由文字“宅急送”及哪吒圖形構(gòu)成的圖文組合商標(biāo)，其中“宅急送”為顯著識(shí)別部分，其他引證商標(biāo)是由文字“宅急送聯(lián)盟”與“宅急送”構(gòu)成的文字商標(biāo)。涉案商標(biāo)、案外商標(biāo)完整包含引證商標(biāo)或引證商標(biāo)的顯著識(shí)別部分“宅急送”，在文字構(gòu)成、呼叫、含義及整體外觀等方面近似，若共同使用在同一種或類似服務(wù)上，相關(guān)公眾在施以一般注意力隔離觀察時(shí)，容易認(rèn)為使用上述商標(biāo)的服務(wù)系來(lái)源于同一主體或者兩者之間有特定聯(lián)系，從而產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)，構(gòu)成使用在同一種或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。綜上，法院判決撤銷一審判決，駁回肯德基公司的訴訟請(qǐng)求。
“商標(biāo)近似是指商標(biāo)文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似。”北京卓緯律師事務(wù)所合伙人、律師孫志峰日前接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，判斷商標(biāo)是否構(gòu)成近似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)，既要對(duì)商標(biāo)的整體進(jìn)行比對(duì)，又要對(duì)商標(biāo)主要部分進(jìn)行比對(duì)，而且比對(duì)應(yīng)當(dāng)在比對(duì)對(duì)象隔離的狀態(tài)下進(jìn)行。
那么，針對(duì)肯德基公司關(guān)于“宅急送”使用在餐飲外賣服務(wù)上具有一定描述性，涉案商標(biāo)及案外商標(biāo)包含該公司顯著性較強(qiáng)并在先注冊(cè)的“KFC”商標(biāo)，不會(huì)與引證商標(biāo)產(chǎn)生混淆，更不會(huì)誤導(dǎo)消費(fèi)者的主張，為何一審法院與二審法院作出的認(rèn)定結(jié)果截然不同？
“該案中，‘宅急送’文字是否表示一種配送方式及其顯著性高低不是判斷涉案商標(biāo)、案外商標(biāo)與各引證商標(biāo)是否構(gòu)成近似商標(biāo)的考量因素。”孫志峰指出，過(guò)分強(qiáng)調(diào)引證商標(biāo)的顯著性問題而允許在后的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人在他人已獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)志上添附其他構(gòu)成要素而申請(qǐng)注冊(cè)新的商標(biāo)，實(shí)際上是在近似判斷中對(duì)在先已注冊(cè)的商標(biāo)效力的直接否定，這種通過(guò)對(duì)在先商標(biāo)不予保護(hù)而使其間接失效的做法，不僅會(huì)直接損害在先商標(biāo)權(quán)利人已經(jīng)依法取得的商標(biāo)專用權(quán)，而且還會(huì)對(duì)商標(biāo)注冊(cè)秩序產(chǎn)生影響，模糊不同法律條款之間的功能定位，因此不應(yīng)予以支持。
