標準必要專利修改超范圍的判斷

　　【弁言小序】

　　權(quán)利要求的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，分案申請中權(quán)利要求修改同樣不得超出原申請記載的范圍。通信領域技術(shù)快速發(fā)展，標準和規(guī)范更新頻繁，很多標準必要專利與標準的制定和修改同步申請，造成標準必要專利隨著標準提案的修改而同步修改的情況。在理論和實踐中對標準必要專利的信息披露程度存在不同看法，本文以案說法，基于一專利權(quán)無效宣告請求案中對涉標專利權(quán)利要求修改是否超范圍進行分析，具體說明在專利權(quán)無效宣告程序中如何對標準必要專利進行修改超范圍的判斷。

　　【理念闡述】

　　專利標準化需要平衡專利權(quán)人利益與社會公共利益，信息披露制度就是利益平衡原則指導下標準化制度構(gòu)建的體現(xiàn)，既保護了專利權(quán)人的合法權(quán)益，又防止其可能的濫用行為，同時也兼顧了社會公眾的公共利益。在實踐中，標準制定組織可以要求成員對其提供的技術(shù)方案中的專利信息進行充分披露，以有利于標準組織對是否采納該方案作出選擇。如果技術(shù)方案的提供者或標準制定的參與者未向社會公眾披露其所擁有或控制的專利信息，隱瞞或不披露專利信息，則違反了信息披露制度，在司法實踐中可能會以“默示許可”作為罰則。這本質(zhì)上是民法中誠實信用原則和禁止權(quán)利濫用原則在技術(shù)標準化中的一個具體體現(xiàn)，也是標準制定過程中對專利濫用的一種反壟斷規(guī)制。因此，設定信息披露制度的目的是在專利權(quán)人和公眾利益之間進行平衡，以達到標準化所追求的最佳秩序。

　　【案例演繹】

　　涉案專利為A公司持有的通信領域3GPP標準必要專利，B公司對該專利提起專利權(quán)無效宣告請求，無效宣告程序中雙方爭議的焦點在于，A公司在3GPP標準以后修改的權(quán)利要求書是否超出母案記載的范圍。經(jīng)過審理，合議組結(jié)合事實充分論證，并作出審查決定。

　　涉案專利涉及一種高速上行鏈路分組接入中的自治傳輸?shù)穆齅AC-E，該案的背景技術(shù)涉及多篇3GPP技術(shù)規(guī)范，包括3GPP TS 25．309標準、 Rl-041069規(guī)范、Rl-041087規(guī)范、Rl-041211規(guī)范、3GPP TR 25．808標準、以及3GPP TS 25．309標準。該案使用獨立于空中接口傳輸時間間隔（TTI）、混合自動重復請求（HARQ）過程或增強型專用傳輸信道（E-DCH）調(diào)度的控制參數(shù)，該控制參數(shù)定義后續(xù)新的傳輸之間的最小傳輸間隔。可選地，可以在MAC-d層中引入新的MAC參數(shù)。在優(yōu)選的實施方式中，新的參數(shù)是“虛擬TTI”，其定義用于MAC-d流的后續(xù)新的傳輸之間的最小時間間隔。在虛擬TTI期間，僅允許一次的首次傳輸。其要解決的技術(shù)問題是“節(jié)省控制開銷”。

　　專利權(quán)無效宣告請求程序中，請求人提出，權(quán)利要求1中修改后的特征“其中檢查以確定是否所述媒體接入控制實體在當前空中接口傳輸時間間隔中傳輸數(shù)據(jù)分組包括：檢查以確定是否所述媒體接入控制實體清空其無線鏈路控制緩沖器”超出了原申請的記載。具體理由為：原申請沒有公開“檢查以確定是否所述媒體接入控制實體在當前空中接口傳輸時間間隔中傳輸數(shù)據(jù)分組”，也不涉及“檢查以確定是否所述媒體接入控制實體在當前空中接口傳輸時間間隔中傳輸數(shù)據(jù)分組”與“檢查以確定是否所述媒體接入控制實體清空其無線鏈路控制緩沖器”兩者之間有任何包含關系。因此，權(quán)利要求1不符合我國專利法實施細則第四十三條第一款的規(guī)定。

　　對此，專利權(quán)人認為，基于本專利的原始公開文本全文，特別是母案的公開文本說明書第14頁最后一段至第15頁第2段和說明書附圖7記載的內(nèi)容，可以直接地、毫無疑義地確定權(quán)利要求1和10中限定的上述技術(shù)特征。具體而言，根據(jù)原申請文件說明書上標第15頁第2段內(nèi)容記載了UE MAC操作的兩種情況，通過結(jié)合考慮這兩種情況，以及說明書附圖7，可以直接地、毫無疑義地確定修改后的權(quán)利要求1中限定的上述技術(shù)特征。其中，根據(jù)記載的情況（ii）“如果MAC不能夠清空緩沖器，則MAC還將為下一個空中接口TTI檢查RLC緩沖器”，可以直接得出，存在對于MAC是否“清空了”RLC緩沖器的檢查。這是因為只有MAC“無法清空緩沖器”，MAC才會為下一個TTI（對應于權(quán)利要求1中的“當前空中接口傳輸時間間隔”）檢查RLC緩沖器。因此，當MAC為下一個（“當前”）TTI檢查緩沖器時，就存在“緩沖器沒有被清空”的確定。并且，在緩沖器被清空的情況下，MAC將在確定由虛擬傳輸時間間隔所確定的時間段過去之后檢查緩沖器（即上面內(nèi)容記載的情況（i））。因此，修改后的權(quán)利要求1和10并未超出原申請記載的范圍。

　　對于雙方當事人的上述意見，合議組經(jīng)審理認為，專利權(quán)人在提出分案申請時主動修改了權(quán)利要求書，出于對標（對應于3GPP TS 25.321 V9.5.0（010-12））考慮，從母案申請的“檢查三”步驟出發(fā)，根據(jù)標準增加了“檢查一”和“檢查二”步驟。該案審理的焦點在于如何站位本領域技術(shù)人員判斷原申請文件是否記載了權(quán)利要求修改后的技術(shù)方案。對于原申請文件直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容的判斷，應該站位本領域技術(shù)人員，全面、客觀地解讀原申請文件明確記載的技術(shù)內(nèi)容，并在此基礎上，確認哪些技術(shù)內(nèi)容雖然沒有明確記載，但卻是本領域技術(shù)人員可以直接確定的內(nèi)容，以及是本領域技術(shù)人員可以通過分析判斷來確定其具有技術(shù)上的必然性的內(nèi)容。就該案而言，權(quán)利要求1內(nèi)容如下：

　　“1.一種由移動臺執(zhí)行的、用于其中不需要來自網(wǎng)絡的調(diào)度授權(quán)的自治增強型上行鏈路傳輸?shù)姆椒ǎǎ?/p>

　　確定媒體接入控制實體的虛擬傳輸時間間隔，其中，虛擬傳輸時間間隔限定在增強型上行鏈路傳輸之間允許的最小時間間隔，所述虛擬傳輸時間間隔獨立于空中接口傳輸時間間隔：檢查以確定是否所述媒體接入控制實體在當前空中接口傳輸時間間隔中傳輸數(shù)據(jù)分組（下稱‘檢查一’），其中檢查以確定是否所述媒體接入控制實體在當前空中接口傳輸時間間隔中傳輸數(shù)據(jù)分組包括：檢查以確定是否所述媒體接入控制實體清空其無線鏈路控制緩沖器（下稱“檢查二”）；以及針對其中確定為所述媒體接入控制實體沒有在當前空中接口傳輸時間間隔中傳輸?shù)那闆r，僅在確定由所述虛擬傳輸時間間隔所確定的期間已經(jīng)過去之后傳輸下一數(shù)據(jù)分組。”

　　根據(jù)權(quán)利要求1的撰寫內(nèi)容可知，權(quán)利要求1限定了兩個檢查步驟，即：“檢查一”和“檢查二”；并且，該權(quán)利要求1還限定了“檢查一”與“檢查二”兩者為包括關系，即“檢查一”包括“檢查二”。然而，上述“檢查一”“檢查二”，以及“檢查一”與“檢查二”的包括關系均未在原說明書和權(quán)利要求中有記載，超出了原申請的記載范圍。具體理由如下：

　　首先，原申請文件沒有記載權(quán)利要求1中限定的特征“檢查以確定是否所述媒體接入控制實體在當前空中接口傳輸時間間隔中傳輸數(shù)據(jù)分組”（即“檢查一”）；上述“檢查一”是對當前TTI是否傳輸數(shù)據(jù)的檢查。根據(jù)原申請文件說明書的記載內(nèi)容可知，在原申請文本中記載的相關步驟是：判斷MAC是否能夠在當前TTI清空RLC緩沖器（即“檢查三”），根據(jù)判斷結(jié)果來確定是否在下一個虛擬TTI傳輸還是下一個TTI傳輸?？梢姡暾埼谋居涊d的步驟是對當前TTI清空能力的判斷，判斷MAC能夠在當前TTI清空RLC緩沖器是一種能力的判斷，即判斷MAC是否能夠在當前TTI清空RLC緩存器，而不是檢查MAC事實上是否在當前TTI傳輸（即“檢查一”）。

　　其次，原申請文件沒有記載權(quán)利要求1中限定的特征“其中檢查以確定是否所述媒體接入控制實體在當前空中接口傳輸時間間隔中傳輸數(shù)據(jù)分組包括：檢查以確定是否所述媒體接入控制實體清空其無線鏈路控制緩沖器”（即原申請文件未記載“檢查二”，該檢查二是對緩沖器清空狀態(tài)的判斷。且原申請文件未記載“檢查一”與“檢查二”兩者為包括關系）。在原申請文件說明書第15頁第2段記載了“在這些條件下的UE MAC的操作的例子如下：（i）如果MAC能夠在該空中接口TTI期間清空RLC緩沖器，則在虛擬TTI后，MAC將在下一個預定的后續(xù)時間間隔檢查RLC緩沖器；（ii）如果MAC不能夠清空緩沖器，則MAC還將為下一個空中接口TTI檢查RLC緩沖器”。根據(jù)上述記載內(nèi)容可知，在原申請文本中記載的相關步驟是：判斷MAC是否能夠在當前TTI清空RLC緩沖器，根據(jù)判斷結(jié)果來確定是否在下一個虛擬TTI傳輸還是下一個TTI傳輸。可見，原申請文本記載的步驟是對當前TTI清空能力的判斷，判斷MAC能夠在當前TTI清空RLC緩沖器是一種能力的判斷，即判斷MAC是否能夠在當前TTI清空RLC緩存器，而不是檢查MAC事實上是否已清空RLC緩沖器（即“檢查二”）。另外，檢查MAC是否在當前TTI傳輸和檢查MAC是否已清空RLC緩沖器（即“檢查一”和“檢查二”）是兩個不同層面的檢查步驟，“檢查一”是對當前是否傳輸數(shù)據(jù)的檢查，這與RLC緩沖器清空狀態(tài)的判斷（即“檢查二”）屬于不同層面的概念，兩者的判斷過程和結(jié)果并不相同，二者也不是一種包含關系。

　　對申請/專利文件修改的審查在實質(zhì)審查、復審以及無效宣告程序中都是非常重要的一個環(huán)節(jié)，直接影響著權(quán)利人乃至公眾的利益。申請人/專利權(quán)人可以修改專利文件，但不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。在判斷一項專利的權(quán)利要求修改是否超范圍時，應當基于本領域技術(shù)人員的技術(shù)水平，對原說明書和權(quán)利要求書進行系統(tǒng)全面地分析，準確理解和把握原說明書和權(quán)利要求書披露的全部技術(shù)內(nèi)容以及各個技術(shù)方案之間的關聯(lián)性，從而客觀地判斷權(quán)利要求的整體技術(shù)方案是否可以從中直接地、毫無疑義地得到。