捷報與觀點
在（2017）京73民初1588號、1590號、1591號案件中，領創(chuàng)所代理原告一審勝訴，北京知識產權法院認定三個涉案專利屬于《專利法》第六條第一款所規(guī)定的“執(zhí)行本單位的任務”所完成的發(fā)明創(chuàng)造，判決專利權歸原告北京環(huán)科環(huán)保技術有限公司、北京市環(huán)境保護科學研究院、清華大學共有。領創(chuàng)律師充分利用所有舉證手段、據理力爭，最終取得全面勝利，有力維護了當事人合法權益，避免了國有資產流失。
工作亮點：
專利權屬糾紛中認定職務發(fā)明創(chuàng)造時，除了考察發(fā)明創(chuàng)造完成時間外，往往需要確定發(fā)明人完成單位工作任務的范疇，并判斷訴爭專利的技術方案是否來源于該工作任務。但專利的撰寫申請過程中，會對技術內容進行概括和取舍，這樣會帶來專利技術方案與單位的技術資料之間存在差異。
本案中，在訴爭專利技術方案與原告證據中的技術方案存在區(qū)別時，如何判斷訴爭專利是否構成“執(zhí)行本單位的任務”所完成的發(fā)明創(chuàng)造，是確定專利權歸屬的關鍵。
法院認為，涉案專利與在先技術方案是否存在一定區(qū)別與認定涉案專利是否為職務發(fā)明創(chuàng)造之間沒有必然聯系，關鍵應審查該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人的本職工作或單位分配任務是否密切相關。對于實用新型專利而言，應主要審查涉案專利與本職工作或單位分配任務在技術領域、發(fā)明構思、技術方案是否直接相關或是否系其合理的延續(xù)。如果該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人執(zhí)行本單位任務所涉的在先技術方案直接相關或系對在先技術的進一步改進，即使二者存在區(qū)別，也屬于“執(zhí)行本單位的任務”所完成的發(fā)明創(chuàng)造。
基本案情：
2014年1月，原告北京環(huán)科環(huán)保技術公司（簡稱環(huán)科公司）、北京市環(huán)境保護科學研究院（簡稱環(huán)科院）、清華大學共同承擔了“燃氣鍋爐低氮燃燒技術裝備研發(fā)與示范”的科研項目（課題編號為：D141100001114001），并約定共同享有低氮燃燒器相關知識產權。原告等單位投入人員、資金、技術完成該課題的研發(fā)，并于2016年5月完成結題審計。
2017年，原告發(fā)現被告北京瀧濤環(huán)境科技有限公司（簡稱瀧濤公司）先后在2016年1月和3月向國家知識產權局申請了與低氮燃燒器相關多項專利，發(fā)明人中包括原告指派參與前述科研項目的人員，專利申請日在項目完成主要技術開發(fā)之后、項目結題之前，專利技術方案與項目研發(fā)內容密切相關，原告認為上述專利構成其職務發(fā)明創(chuàng)造，專利權依法歸其享有，遂訴至法院，請求確認上述專利歸三原告共有。
北京知識產權法院于2020年5月26日、6月11日公開開庭審理此案。
本案難點：
涉案專利的發(fā)明人既有原告的人員，也有被告的人員，且在庭審中，發(fā)明人宋某武、宋某鵬出庭作證，稱被告員工為發(fā)明創(chuàng)造的完成做出了實質性貢獻。此時，判斷涉案專利是否構成原告職務發(fā)明創(chuàng)造的關鍵在于審查發(fā)明人與原告之間的關系以及發(fā)明人的工作職責與涉案專利技術方案的關系。
（一）涉案專利發(fā)明人是否屬于《專利法》所稱的“本單位”人員
《專利法實施細則》第十二條規(guī)定，專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位。由此可見，“本單位”一詞應作廣義的理解，“本單位”的工作人員包括臨時工作人員，例如從其他單位借調、聘請來的人員。雖然這些人員的編制或勞動關系在其他單位，但借調單位、聘用單位實際上是把他們納入本單位的工作計劃的，所以在完成該單位所分配工作的情況下，應當視為本單位的工作人員。
本案中，被告辯稱發(fā)明人宋某鵬系清華大學的碩士研究生，其并非清華大學的員工，與清華大學并未建立勞動或勞務關系。宋某鵬出庭作證稱其根據個人意愿以瀧濤公司實習生的身份參與科研項目，負責燃燒器研發(fā)相關工作，上述專利涉及的技術系其與瀧濤公司陳某、劉某峰等一起完成，與原告承擔的科研課題無關。
根據庭審查明事實，發(fā)明人宋某鵬系清華大學熱能工程系碩士研究生，于2016年6月畢業(yè)后入職瀧濤公司。自2014年9月起，導師指派其參與了涉案課題項目，每月領取相應勞務費，并將項目所涉低氮燃燒技術作為其碩士研究課題方向，其碩士畢業(yè)論文中的部分內容與涉案課題項目一致，且在論文中致謝部分載明感謝清華大學、環(huán)科院、環(huán)科公司的大力幫助，而并未提及瀧濤公司。法院據此認定宋某鵬系以清華大學人員的身份參與涉案課題項目，其與清華大學存在臨時性勞務關系，屬于清華大學的臨時工作人員，構成《專利法》所稱的“本單位”人員。
本案中，被告還提交了發(fā)明人陳某、劉某峰的勞動合同及社保繳納記錄，證明涉案專利為其利用自身科研力量完成的研發(fā)工作，涉案專利發(fā)明人中包括原告的人員是為了配合原告完成項目結題。
根據庭審查明事實，陳某、劉某峰雖然作為瀧濤公司的員工參與了涉案課題項目，但涉案課題項目系市科委以公開招投標的方式確定項目承擔單位，而瀧濤公司并非承擔單位，無法指派人員參與涉案課題項目。根據宋某武的證言可知，陳某、劉某峰是環(huán)科院的潘某找來參與到項目里面，此時，陳某、劉某峰應當認定為環(huán)科院的臨時工作人員，構成《專利法》所稱的“本單位”人員。
（二）涉案專利的技術方案是否構成“執(zhí)行本單位的任務”所完成的發(fā)明創(chuàng)造
依據《專利法實施細則》第十二條，“執(zhí)行本單位的任務”所完成的發(fā)明創(chuàng)造又包括：1、在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；2、履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造；3、退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。這其中，第1、2種情形是針對履行本單位工作任務的過程中完成的發(fā)明創(chuàng)造，既包括本職工作，也包括單位交付的本職工作之外的工作任務，對于此類職務發(fā)明創(chuàng)造，其完成時間要件為發(fā)明人與單位工作關系存續(xù)期間，其內容要件為發(fā)明創(chuàng)造的內容應屬于發(fā)明人完成單位任務內容的范疇；第3種情形針對的是發(fā)明人離開原單位后所作出的發(fā)明創(chuàng)造，其完成時間要件為發(fā)明人離開原單位1年內，其內容要件不限于本職工作內容或原單位分配的任務內容，只要發(fā)明創(chuàng)造本身與原單位本職工作或分配任務有關即可。
本案中，被告主張，涉案專利所采用的技術方案與涉案課題項目所涉低氮燃燒器的研發(fā)思路以及原告享有權利的兩項專利所采用的技術方案存在諸多區(qū)別，二者并不相同，瀧濤公司自行研發(fā)申請的專利技術不應再被認定為原告的職務發(fā)明。
法院認為，涉案專利與在先技術方案是否存在一定區(qū)別與認定涉案專利是否為職務發(fā)明創(chuàng)造之間沒有必然聯系，判斷一項發(fā)明創(chuàng)造是否為“執(zhí)行本單位的任務”所完成的發(fā)明創(chuàng)造，關鍵應審查該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人的本職工作或單位分配任務是否密切相關，對于二者關聯性的認定，應主要審查涉案專利與本職工作或單位分配任務在技術領域、發(fā)明構思、技術方案是否直接相關或是否系其合理的延續(xù)。如果該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人執(zhí)行本單位任務所涉的在先技術方案直接相關或系對在先技術的進一步改進，即使二者存在區(qū)別，也屬于“執(zhí)行本單位的任務”所完成的發(fā)明創(chuàng)造。
本案中，涉案專利技術方案與涉案課題項目及原告在先專利的技術領域相同，均屬于低氮氣體燃燒器領域；發(fā)明構思相同，均通過采取分級燃燒、加強旋流混合的方式提高燃燒穩(wěn)定性并減少氮的排放；技術方案相近，均通過設置分級燃料噴管、相同結構的旋流盤以達到混合及分級燃燒從而減少氮排放。因此，涉案專利與涉案課題項目具有緊密關聯，因涉案課題項目屬于涉案發(fā)明人的工作任務范疇，故涉案專利與發(fā)明人的工作任務密切相關，其完成時間要件和內容要件符合《專利法》第六條第一款所規(guī)定的“執(zhí)行本單位的任務”所完成的發(fā)明創(chuàng)造，屬于職務發(fā)明創(chuàng)造。
綜上，法院判決專利權歸原告北京環(huán)科環(huán)保技術有限公司、北京市環(huán)境保護科學研究院、清華大學共有。
沈斌律師：從事知識產權法律服務工作十五年，長期以來從事專利、商業(yè)秘密、著作權、商標等方面的訴訟及非訴服務，服務過國內外著名的大企業(yè)，比如北京京東方公司、中國科學院、美國陶氏化學、沙特基礎工業(yè)公司、日本索尼公司、日本尼桑公司、德國德莎環(huán)球公司、阿迪達斯、九牧衛(wèi)浴等等。
