動態(tài)與觀點
- 前言 -
在商標(biāo)駁回復(fù)審程序中，對于因商標(biāo)法的“絕對條款”（如缺乏顯著性、具有欺騙性等理由）而被駁回的申請商標(biāo)來說，提供申請商標(biāo)的使用證據(jù)無疑是通過駁回復(fù)審審查的關(guān)鍵所在。但是因“相對條款”（構(gòu)成類似商品/服務(wù)上的近似商標(biāo)）而被駁回的申請商標(biāo)來說，僅靠提交申請商標(biāo)的使用證據(jù)往往難以“起死回生”。
司法實踐中通常認為，在駁回復(fù)審案件中，由于引證商標(biāo)權(quán)利人無法加入，如考慮申請商標(biāo)的使用證據(jù)則有失公平。但是，如在申請人提交的使用證據(jù)足以證明申請商標(biāo)經(jīng)過大量使用已經(jīng)具有較高知名度且已經(jīng)能夠與引證商標(biāo)進行區(qū)分，那么通過提交申請商標(biāo)的使用證據(jù)而逆風(fēng)翻盤也是有可能的。
- 探討 -
一、商標(biāo)實踐中通常認為在駁回復(fù)審案件中不應(yīng)考慮申請商標(biāo)的使用證據(jù)
在申請商標(biāo)因他人在先權(quán)利而被駁回的駁回復(fù)審案件中，爭議焦點是申請商標(biāo)與引證商標(biāo)是否存在混淆誤認的可能性。國家知識產(chǎn)權(quán)局引證在先商標(biāo)駁回在后商標(biāo)的申請，無疑是認為在后商標(biāo)的注冊和使用會與在先商標(biāo)造成市場混淆，是對在先商標(biāo)給予的保護。
在駁回復(fù)審案件中，引證商標(biāo)權(quán)利人無法參與到相關(guān)的行政程序及訴訟程序中，也無法提交引證商標(biāo)顯著性和知名度的證據(jù)，如果僅考慮申請商標(biāo)的顯著性和知名度，則不利于保護引證商標(biāo)，這對于引證商標(biāo)權(quán)利人來說確實不太公平。因此，無論是行政機關(guān)還是司法機關(guān)，通常認為在駁回復(fù)審案件中應(yīng)降低對申請商標(biāo)的顯著性和知名度的考慮，而應(yīng)更多地從商標(biāo)標(biāo)識本身判斷混淆誤認的可能性。
北京市高級人民法院《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（2019年4月24日版）15.2條規(guī)定，適用商標(biāo)法第三十條、第三十一條時，可以綜合考慮商標(biāo)標(biāo)志的近似程度、商品的類似程度、引證商標(biāo)的顯著性和知名度、相關(guān)公眾的注意程度以及訴爭商標(biāo)申請人的主觀意圖等因素，以及前述因素之間的相互影響，以是否容易造成相關(guān)公眾混淆為標(biāo)準(zhǔn)?？梢?，根據(jù)北高的審理指南，在相對理由的駁回復(fù)審案件中，對于引證商標(biāo)的顯著性和知名度可以進行考量，但是無須考慮申請商標(biāo)的顯著性和知名度。
二、根據(jù)駁回復(fù)審案件的具體情況，在個別案件中，申請商標(biāo)的顯著性和知名度能夠成為判斷其與引證商標(biāo)具備區(qū)分可能性的重要參考資料
國家知識產(chǎn)權(quán)局認為第27384673號申請商標(biāo)“義利YILI及圖”與伊利集團的第1487766號“YILI”商標(biāo)、第1699670號“YILI”商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)而駁回其申請。
《審查審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，商標(biāo)包含漢字及其對應(yīng)拼音，與含單獨相同拼音的商標(biāo)，易使相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆的，判定為近似商標(biāo)。根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，如單獨從商標(biāo)標(biāo)識本身判斷混淆誤認的可能性，申請商標(biāo)與兩件引證商標(biāo)無疑構(gòu)成近似商標(biāo)，通過駁回復(fù)審審查的可能性無疑較低。
但是在本案中，申請人在駁回復(fù)審程序中除了詳細陳述申請商標(biāo)的獨特設(shè)計之外，還向國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交了100多頁的申請商標(biāo)使用證據(jù)，證明經(jīng)過長期使用，申請商標(biāo)具備了較高知名度，已經(jīng)廣為消費者所知曉，與其形成了唯一對應(yīng)關(guān)系。再加上兩件引證商標(biāo)均為伊利集團的商標(biāo)，均與“伊利”存在對應(yīng)關(guān)系，在市場上同樣具有較高的辨識度。申請人的駁回復(fù)審理由得到國家知識產(chǎn)權(quán)局認可，順利獲得初審公告。
在第5062150號申請商標(biāo)“HOME INN及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，申請人說明“home”在43類的“住宿”等服務(wù)上的顯著性較弱之外，還提交了大量證據(jù)證明申請商標(biāo)是馳名商標(biāo)“如家”唯一對應(yīng)的英文翻譯，經(jīng)過申請人持續(xù)、廣泛的宣傳和使用，已經(jīng)具備了較強的顯著性，形成了能夠區(qū)分于引證商標(biāo)的特定含義。最終，其駁回復(fù)審理由得到認可，申請商標(biāo)順利獲得初審公告。
從上述案例可以看出，在申請商標(biāo)與引證商標(biāo)存在一定差異，特別是在引證商標(biāo)也具備顯而易見的知名度的情況下，充分舉證證明申請商標(biāo)通過長期宣傳和使用已經(jīng)具備了較強顯著性和較高知名度能夠在駁回復(fù)審程序中起到非常關(guān)鍵的作用。
三、申請商標(biāo)的使用證據(jù)應(yīng)該達到能夠充分證明申請商標(biāo)具有較高知名度且足以與引證商標(biāo)進行區(qū)分的程度
如前所述，在個別案件中，提交申請商標(biāo)的使用證據(jù)證明申請商標(biāo)的顯著性和知名度能夠起到積極作用，但是這種積極作用的發(fā)揮對于使用證據(jù)的“質(zhì)”和“量”的要求較高。
最高院在寶馬股份公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會駁回復(fù)審再審案件（（2015）知行字第256號）中認定，即便寶馬公司提交的證據(jù)能證明該公司的“寶馬”、“BMW”、“BMW及圖”、“MINI”、“迷你”等商標(biāo)在汽車商品上具有較高的知名度，但由鑒于寶馬公司未提交任何將申請商標(biāo)使用在第25類服裝等商品上的證據(jù)，故不能證明寶馬公司將“迷你”商標(biāo)使用在第25類服裝等商品上已具有較高的知名度，不能認定申請商標(biāo)經(jīng)過使用已足以使相關(guān)公眾將其與引證商標(biāo)三、四區(qū)分開來。最高院在民加科風(fēng)信息技術(shù)有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會駁回復(fù)審再審案件（（2017）最高法行申7243號）中指出，在已經(jīng)認定訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一、引證商標(biāo)二構(gòu)成使用在類似服務(wù)上的近似商標(biāo)的情況下，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)原則上不應(yīng)共存于市場之中，除非有明確證據(jù)顯示相關(guān)公眾不會對二者產(chǎn)生混淆。
上述兩個案例雖然均非通過提交申請商標(biāo)的使用證據(jù)而順利獲得注冊的案例，但是從最高院的認定內(nèi)容可以看出，申請商標(biāo)的使用證據(jù)能夠發(fā)揮作用的前提是，申請商標(biāo)經(jīng)過使用已經(jīng)具備了較高的市場辨識度，這種辨識度已經(jīng)能夠幫助消費者將其與引證商標(biāo)進行區(qū)分。筆者認為在引證商標(biāo)也具有較高知名度的情況（如前述案例中的伊利集團的引證商標(biāo)）下，申請商標(biāo)的知名度程度可以適當(dāng)減輕，但是對于引證商標(biāo)不具備顯而易見的知名度時，對于申請商標(biāo)的知名度舉證至少應(yīng)該達到馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)才有可能在駁回復(fù)審案件中發(fā)揮作用。
- 結(jié)語 -
駁回復(fù)審程序中，雖然因引證商標(biāo)權(quán)利人不能參與而原則上對申請商標(biāo)的使用證據(jù)不予考慮，但是，駁回復(fù)審程序也是賦予申請人向行政機關(guān)或司法機關(guān)充分闡述事實與復(fù)審理由的重要機會。提供申請商標(biāo)的使用證據(jù)無疑能夠促使審查員和法官更加全面地了解申請商標(biāo)，如申請商標(biāo)的使用證據(jù)能夠充分證明申請商標(biāo)經(jīng)過實際使用獲得了較高知名度，那么其識別作用在實踐中已經(jīng)得到肯定的事實無疑能夠積極影響審查員和法官心證，從而可能對案件結(jié)果產(chǎn)生有利影響。因此，筆者建議，在申請商標(biāo)駁回復(fù)審案件中應(yīng)盡最大可能收集、提交申請商標(biāo)的使用證據(jù)，盡量向?qū)彶閱T或法官展示申請商標(biāo)所具備的顯著性和知名度，以期“逆風(fēng)翻盤”。
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