動態(tài)與觀點
在今年的世界知識產(chǎn)權(quán)日活動期間，本人代理的喀什博思光伏科技有限公司與山東豪沃電氣有限公司、國家知識產(chǎn)權(quán)局實用新型專利權(quán)無效行政糾紛二審案【（2019）最高法知行終32號】，成功入選《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告（2019）》及《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2019）》。
在本案中，最高人民法院指出：在創(chuàng)造性判斷中確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時，應(yīng)當根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征在本專利技術(shù)方案中所實現(xiàn)的作用、功能或者效果等對技術(shù)問題作恰當提煉，既不能概括過于上位，又不能簡單將區(qū)別技術(shù)特征所實現(xiàn)的作用、功能或者技術(shù)效果等同于發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。
在本案中，對于“間隙”這一看似簡單的區(qū)別技術(shù)特征，行政審查及訴訟兩審三個程序卻對于其“實際解決的技術(shù)問題”得出完全不同的判斷，并進而導(dǎo)致對比文件是否公開該區(qū)別技術(shù)特征的結(jié)論不同。這凸顯出確定“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”在創(chuàng)造性判斷的三步法中具有舉足輕重的作用！
被訴決定雖然最終得以維持，但是復(fù)審委在本案中對于區(qū)別技術(shù)特征實際解決的技術(shù)問題的認定過于下位，直接根據(jù)說明書中的具體解釋確定區(qū)別技術(shù)特征的作用和解決的技術(shù)問題，很可能導(dǎo)致對于創(chuàng)造性的高估。而一審法院完全脫離了說明書對該技術(shù)特征記載的效果，導(dǎo)致過于上位地概括了技術(shù)問題，進而錯誤地認為對比文件3為了解決摩擦問題的彼“間隙”公開了本發(fā)明的“使自動清掃裝置適應(yīng)光伏板寬度在一定范圍內(nèi)的變化”的此“間隙”。
本案對于我們今后代理無效宣告請求案件也具有很好的指引：當我們作為無效宣告請求人時，要高度重視“發(fā)明實際所要解決的技術(shù)問題的確定，是通過與最接近的現(xiàn)有技術(shù)比較得出的，而非以其背景技術(shù)的記載為依據(jù)”，要盡量爭取在說明書記載的基礎(chǔ)上做出相對上位的歸納。而代理專利權(quán)人時，要盡可能地爭取結(jié)合說明書的記載去歸納實際解決的技術(shù)問題，哪怕相對下位，但畢竟沒有脫離專利公開內(nèi)容，即使將來在行政訴訟中認為該歸納不當而予以糾正，也很可能如本案中最高院的認定“未進行適當概括，但對創(chuàng)造性判斷沒有直接影響”而無傷大雅。
