動態(tài)與觀點
小說作品名稱獲得商品化權益應具備哪些條件？近日，圍繞“巫頌”商標引發(fā)的4件商標權無效宣告糾紛案，北京市高級人民法院在所作的判決中給出了答案。
北京市高級人民法院在判決中指出，將作品名稱作為在先權益保護，至少需要滿足商標申請日前該作品處于著作權保護期，申請日前具有較高的知名度，相關公眾易于將使用該作品名稱的商品或者服務與該作品的著作權人聯系在一起或誤認為該商標的申請注冊已經得到作品的著作權人許可或者該商標與著作權人之間存在特定聯系，商標申請人主觀上存在惡意4個條件。
據了解，四川大神時代網絡科技有限公司（下稱大神時代公司）于2017年10月先后提交了第26844759號、第26855141號、第26855156號、第26864967號“巫頌”商標（以下統(tǒng)稱涉案商標）的注冊申請，2018年9月分別被核定使用在書籍等第16類商品上、可下載的影像文件等第9類商品上、計算機輔助信息和圖像傳送等第38類服務上、廣播和電視節(jié)目制作服務等第41類服務上。
2019年2月15日，中文在線數字出版集團股份有限公司（下稱中文在線公司）針對涉案商標提出無效宣告請求，提交了《巫頌》作品獨家授權協議、作品及作者的知名度等證據，主張“巫頌”是其簽約作者創(chuàng)作的小說作品名稱，具有較高知名度，涉案商標的核準注冊侵犯了其在先權利及商品化權益，并構成不正當競爭。
大神時代公司答辯稱，涉案商標由其簽約作者關某某獨創(chuàng)，且中文在線公司與其經營范圍不同，不存在競爭關系，并提交了該公司與關某某簽訂的代理合同、創(chuàng)作合同以及《薩巫頌》作者的介紹等證據。
經審理，國家知識產權局作出對涉案商標予以維持的裁定。中文在線公司不服，繼而向北京知識產權法院提起行政訴訟。
北京知識產權法院經審理指出，將小說作品名稱作為在先權利保護的前提是該小說作品名稱具有一定的知名度和影響力，成為小說作品的特征性指代標記，并不再單純局限于小說作品的一個組成部分。而小說作品名稱與小說作品之間指向關系的強弱，與小說作品本身知名度及影響力大小密切相關。該案中，中文在線公司主張權利的網絡小說名稱為“巫頌”，但其提交的證據不足以證明在涉案商標申請日前，以“巫頌”為名的網絡小說作品和小說作品名稱“巫頌”具有一定的知名度和影響力，而且該知名度已經超出小說作品本身覆蓋到特定商品或服務上。據此，法院一審判決駁回了中文在線公司的訴求。
中文在線公司不服，上訴至北京市高級人民法院，并主張大神時代公司具有強烈的主觀惡意，補充提交了《巫頌》系列宣傳報道等證據。
北京市高級人民法院經審理認為，作品名稱由于構成簡單，通常不具備著作權法意義上作品所需要的獨創(chuàng)性。作品名稱可以作為商標法意義上在先權益予以保護，并非基于該作品著作權人的在先著作權，而系出于打擊惡意搶注、維護商標注冊管理秩序的商標法立法目的的實現。該案中，中文在線公司提交的證據可以證明《巫頌》處于著作權保護期，經持續(xù)宣傳已具有一定的影響，且涉案商標與《巫頌》的作品名稱完全相同，作為商標使用在核定商品或服務上，容易誤導相關公眾。同時，結合大神時代公司意圖將涉案商標以高價轉讓給中文在線公司的微信截圖等證據，可以認定大神時代公司申請注冊涉案商標具有主觀惡意。綜上，法院支持了中文在線公司的主張，撤銷一審判決。（王晶）
行家點評
陳少蘭 上海百一慧智律師事務所 高級合伙人、律師：該案二審法院在審理中結合涉案商標申請人意圖將商標高價出售的行為，認定涉案商標申請人申請涉案商標具有惡意，并綜合考量4個條件最終認定涉案商標的申請注冊侵犯了中文在線公司的作品名稱在先權利。由此可見，類似案件中涉案商標申請人注冊意圖也是舉證的重中之重，需要引起重視。
盡管無效宣告請求可在涉案商標注冊后5年內提出，但對于該類案件最關鍵的證據即知名度證據而言，其形成時間需在涉案商標申請日前。因此，實際上不存在等待作品在傳播過程中更有知名度后再提無效宣告的必要性。在發(fā)現他人有惡意以作品名稱注冊商標的行為時，可及時提起無效宣告，并全力準備在涉案商標申請日前可證明知名度的證據，如作品印刷數量、網絡點擊閱讀量、獲獎紀錄新報報道等。
作品名稱構成簡單，通常不具備著作權法意義上作品所需的獨創(chuàng)性。相關立法對于作品名稱的保護，其本意不在于保護其著作權，而在于打擊他人攀附知名作品商譽的不正當惡意注冊行為。因此，在先權利人除提交涉案商標申請人意圖向其出售商標的證據以證明申請人惡意外，在先權利人還可就作品名稱的臆造性與顯著性進行論述，證明涉案商標申請人對于作品名稱有接觸或應知明知的可能性，以證明涉案商標申請人具有申請注冊與作品名稱相同或近似商標的不正當意圖。此外，在先權利人也可從涉案商標申請人是否有囤積商標、惡意搶注他人商標的角度進行舉證。
